Tudo UDRP – uma entrevista com Gerald M. Levine

 

Gerald M. Levine é o autor de um tratado aclamado pela crítica sobre marcas registradas, nomes de domínio e cybersquatting, Arbitragem de Nomes de Domínio, e o criador de um blog amplamente lido sobre disputas de nomes de domínio e cyberquatting arbitrado sob o UDRP e o URS implementado pela Internet Corporation de nomes e números atribuídos e analisando a jurisprudência desenvolvida nessa área da lei. Gerald também foi co-fundador do “Writers, Readers and Publishers”, um grupo de interesse especial mensal no Princeton Club de Nova York, convidando palestrantes da indústria editorial, incluindo agentes literários, escritores, editores e consultores.

Você pode encontrar Gerald em seu site iplegalcorner.com

Gerald teve a gentileza de me dar um tempo para uma entrevista sobre os tópicos da UDRP, ACPA e Cybersquatting.

Gerald M. Levine

1) Você pode nos dizer há quanto tempo lida com questões legais relacionadas a nomes de domínio?

Responda: Meu interesse pelas questões de nomes de domínio começou lentamente em 2004 ou 2005 por meio de um amigo professor cujo cliente, conhecido no campo das revistas religiosas, descobriu que sua marca havia expirado. Ele também reclamou que os cibercriminosos haviam incorporado a marca em vários nomes de domínio e estavam mirando fraudulentamente os consumidores. Preparei um memorando descrevendo os remédios sob a UDRP, embora, em última análise, o cliente simplesmente pagasse aos registrantes e se apossasse dos nomes de domínio. O assunto me interessou, e o memorando, independente desse cliente, floresceu em vários ensaios e, dez anos depois, evoluiu para a primeira edição da Arbitragem de Nomes de Domínio (2015).

2) Se um investidor de domínio possui um UDRP arquivado em um de seus nomes de domínio, qual é a primeira coisa que deve fazer?

Responda: Deixe-me responder a esta pergunta com um pequeno contexto explicativo sobre direitos de marca registrada. A força da marca registrada é medida por sua posição em um continuum, de genérico e descritivo de um lado a arbitrário e fantasioso do outro. O ônus da prova em um processo da UDRP está no proprietário da marca. Onde uma marca é posicionada no continuum é um fator crítico na ponderação dos direitos ao nome de domínio disputado. Quanto mais fraca a marca, maior a demanda probatória para provar o cybersquatting; quanto mais forte a marca, menor a demanda.

Na medida em que um nome de domínio contestado imita uma marca conhecida ou famosa, maior a demanda do registrante para explicar sua escolha. Sob essa ótica, os investidores (em oposição aos cibercriminosos) devem examinar atentamente seu nome de domínio e estar preparados (se decidir refutar as alegações do reclamante) para ordenar suas razões para a escolha. Assim, por exemplo, se o nome de domínio foi registrado antes da data em que a marca estava no comércio, o reclamante mais provável será cobrado pelo seqüestro reverso de nomes de domínio. O inverso também é verdadeiro: se a escolha não puder ser justificada, o nome do domínio será perdido para o proprietário da marca.

Palavras do dicionário sozinhas ou combinadas em frases comuns, e acrônimos registrados por seu valor semântico se mostraram particularmente valiosas. Mas onde há motivos questionáveis, os registrantes não podem evitar explicar suas escolhas e, se não puderem explicar, perderão seus nomes de domínio. Isso segue para a próxima pergunta.

3) Um domínio pode defender com êxito uma UDRP sem um advogado, e essa é uma ação prudente a ser tomada?

Responda: Esta é uma questão complicada. Os registrantes defenderam com sucesso seus direitos sem advogados e, algumas vezes, as queixas foram descartadas mesmo quando os entrevistados não apareceram, mas quando a disputa surge em circunstâncias factualmente mais complicadas, é prudente ter um advogado experiente em jurisprudência da UDRP para reunir as evidências em apoio a boa fé e registro legal.

4) Muitos investidores de domínio acham que arriscar um domínio claramente infrator não é grande coisa. Alguns fizeram piadas, outros falaram sobre ganhar receita com estacionamento até conseguir uma UDRP. Eu mencionei a eles que alguém poderia seguir a rota da ACPA. Os dominadores devem se preocupar mais com qualquer UDRP, especialmente porque não é um dado e eles podem obter uma ação sob o ACPA iniciado?

Responda: A questão deve ser reformulada para que “muitos cibercriminosos de domínio” possam achar que não é um “grande negócio”. Os cibercriminosos podem assumir a posição de “nada demais” porque o pior remédio sob a UDRP é perder o nome de domínio. É por isso que eles poderiam se importar menos. Investidores genuínos adquirem nomes de domínio não violadores por suas conotações semânticas e possibilidades de marca e estão muito longe de serem cibercriminosos.

o ACPA seria uma alternativa muito cara para o UDRP e menos eficiente. Ocasionalmente, os proprietários de marcas empregam o estatuto federal e geralmente reivindicam uma reivindicação adicional por violação de marca registrada.

Os registrantes de nomes de domínio contestaram os prêmios UDRP em ações da ACPA com sucesso misto. Quando os méritos de um caso favorecem um investidor, nem sempre é certo que a sentença inclua honorários advocatícios e danos. Mas, quando os proprietários de marcas processaram diretamente ou por reconvenção, obtiveram mais sucesso com honorários advocatícios e danos.

5) Na sua opinião, o que alguém deve fazer se o reclamante ameaçar um detentor de nome de domínio com uma ação federal sob a ACPA?

Responda: Tenha muito cuidado! Os custos de defesa de uma reivindicação podem ser proibitivamente caros, mas se houver mérito na defesa e na prova concreta, ela deverá ser apresentada ao proprietário da marca para uso posterior para reivindicar honorários advocatícios e danos ou, no contexto da UDRP, nome de domínio reverso sequestro. Vejo D’Agostinos Markets, Inc. d / b / a Supermercados D’Agostino v. Louise Murphy / WebSiteText, FA2003001889900 (Fórum 29 de abril de 2020) (Um dos meus casos como membro do painel, citando a resposta de John Berryhill à carta de cessação e desistência do queixoso).

6) Quais são os seusodeve incluir o seguinte em uma página de destino.Estamos cientes dos nossos direitos de propriedade intelectual nesse nome de domínio e os defenderemos vigorosamente ”, encontrei um registrante fazendo exatamente isso. Você acha que isso pode ajudar a evitar alguns dos pedidos frívolos ou chegar à UDRP?

Responda: É uma péssima idéia atrair atenção dessa maneira e convidar uma resposta, a menos que haja uma defesa genuína de uma reivindicação exagerada e siga as orientações da resposta anterior.

7) Existem certos casos em que um investidor de domínio deve marcar e sempre volte para onde o membro do painel descobriu que possuir nomes de domínio para revender é um negócio legítimo?

Responda: Existem muitos casos para marcar. Em um caso recente, o Painel, sem citar outras decisões, observou que “de um modo geral, a prática comercial como tal de registrar nomes de domínio para revenda subsequente – mesmo para lucro – não é, por si só, um uso de má fé. Somente assim, quando um nome de domínio contestado também foi registrado de má-fé no nome do entrevistado,Algorand, Inc. v. Kabir S Rawat, FA2006001900213 (Fórum 22 de julho de 2020).

O UDRP não condena a aquisição, retenção e revenda de nomes de domínio adquiridos por seu valor semântico. Muitos casos podem ser citados que confirmam que a revenda é um negócio legítimo. O que a UDRP condena é adquirir nomes de domínio por seu valor de marca registrada. Em noventa por cento ou mais dos casos no registro da UDRP, os entrevistados não têm defesa e os registros são cancelados ou os nomes de domínio transferidos.

Há uma forte divisão entre operar uma empresa legítima de revenda de nome de domínio e adquirir nome de domínio com o objetivo de atingir marcas comerciais que têm poder magnético para atrair consumidores.

Um é lícito e o outro cibercriminoso. A visão está bem resumida em Insider, Inc. v. Admin. DNS / Serviço de Privacidade de Contato, FA1912001874834 (Forum 3 de fevereiro de 2020) uma disputa sobre a frase “business insider”,: [W]aqui é encontrado. . . que o modus operandi de um respondente pode ser resumido como registro de um nome de domínio que é confundidamente semelhante à marca de outro seguido pela exploração do nome de domínio com fins lucrativos enquanto aguarda sua eventual venda, o rótulo de “revendedor” não servirá para evitar uma descoberta de má fé no registro e uso do nome de domínio “.

8) Você vê penalidades sendo concedidas pelas descobertas do RDNH? Ouvi alguns dizerem que os servidores de domínio não querem isso, porque toda vez que perdem legitimamente, eles teriam que pagar uma penalidade.

Responda: É muito improvável que a ICANN altere a UDRP para incluir prêmios em dinheiro. Em um exemplo, até onde eu sei, um entrevistado predominante que recebeu o RDNH iniciou uma ação da ACPA por honorários de advogados e danos, mas o assunto foi rapidamente resolvido, ambas as partes reconhecendo que os custos seriam proibitivos.

 

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